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关键词商标侵权商标性使用 全要素判断

裁判要点

商标性使用是认定商标侵权的先决条件，在判断是否构成商标性使用时，应通盘考虑嫌疑标识使用过程中的全部相关因素。

相关法条

《中华人民共和国商标法》（2013年）第五十七条第（二）项

《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条

案件索引

一审：广东省深圳市福田区人民法院（2019）粤0304民初4740号民事判决（2019年4月25日）

二审：广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民终16654号民事判决（2019年9月17日）

基本案情

原告：深圳市多多实业有限公司

被告：深圳市海康天宏实业有限公司（原名：“深圳市梅林天虹实业有限公司”）

被告：深圳市麦轩食品有限公司

原告深圳市多多实业有限公司诉称：一、原告成立于2004年，是一家集研发、生产、加工、销售为一体的民营食品企业，以月饼及糕点的生产和销售为主。目前，原告通过在淘宝网、天猫商城设立旗舰店，并在线下繁华区域设立产品零售体验店等方式，产品已经遍布广东省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省等省份。原告为了宣传推广“花好月圆”商标，连续多年在深圳市公交媒体，翡翠台、凤凰台等传统电视频道，今日头条等线上新媒体投放相关广告，公司旗下“花好月圆”品牌产品已经在全国得到成功的推广并且形成良好的口碑。原告旗下月饼荣获“2015中国烘焙十佳名牌月饼”、“2016年第十一届深圳市十大金牌月饼”及“2018年第十三届深圳市十大金牌月饼”等荣誉称号。

二、2012年10月28日，原告取得了第7871186号“”注册商标，核准使用商标/服务项目为第30类的“月饼；饼干；面包；糕点（截至）”，有效期至2022年10月27日，目前处于有效期内。

三、2018年7月，原告发现被告深圳市海康天宏实业有限公司（以下简称“海康天宏公司”）及与之关联的深圳市内其它天虹商场存在销售侵犯原告商标权月饼的行为，严重侵犯了原告的商标权益。被告深圳市麦轩食品有限公司（以下简称“麦轩公司”）系侵权产品的生产厂家，应承担连带赔偿责任。依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第三项、第六十三条之规定，诉请法院判决如下：1.判令二被告立即停止侵犯原告对第7871186号“”注册商标享有的商标专用权；2.判令二被告赔偿原告经济损失20万元；3.判令二被告支付原告为制止侵权行为支出的合理费用共计43872元；4.判令二被告对第二、三项诉讼请求承担连带责任；5.判令本案诉讼费用由二被告承担。

被告海康天宏公司辩称：一、被告海康天宏公司是专业的百货公司，其中的超市卖场设有食品专柜，由被告海康天宏公司提供场地，引入商家自主经营其产品。

二、被告海康天宏公司不是被控侵权产品的生产商和销售商，仅仅是向被告麦轩公司提供销售场地而已，且被告麦轩公司早已在2018年9月30日撤离销售专柜，期间被告海康天宏公司已尽到合理的注意义务，对被诉侵权行为没有过错，不需要承担侵权责任。

（一）被告海康天宏公司在与被告麦轩公司签订《专柜经营合同》时明确约定，专柜的经营者必须要遵守知识产权法律规定，被告麦轩公司也承诺遵守国家法律法规，并且，被告麦轩公司提供了所经营产品的商标注册证，供被告海康天宏公司审查。被告海康天宏公司已经尽到了商场经营者的合理注意义务，对被诉侵权行为没有过错，不须承担商品生产商的侵权责任。

（二）被告麦轩公司是以“”为商标在专柜经营月饼礼盒，并没有侵犯原告的商标专用权。被告麦轩公司经营的“花好月圆”月饼礼盒外包装和原告的月饼外包装完全不同，而“花好月圆”在中国语言文字当中是形容中秋节日气氛的常用词，被告麦轩公司将其月饼礼盒起名为“花好月圆礼盒”，同时在显著位置标注了“”商标，绝不会引起消费者的混淆和误认，因此，被告麦轩公司是否构成对商标侵权有待商榷，而对于被告海康天宏公司，原告要求被告海康天宏公司在成千上万的商品中关注一个月饼礼盒的名称是否侵犯了原告的商标权是不现实的，被告海康天宏公司已经尽到了合理的注意义务，没有过错。

（三）原告若是一个诚实的经营者，在被告海康天宏公司的卖场内发现其他商家侵犯其商标专用权，应当立即向被告海康天宏公司提出，制止被告麦轩公司的侵权行为，而不是任由被告麦轩公司继续销售侵权产品，放任自己的损失扩大，等到销售结束以后，再向卖家提出索赔，原告对被告海康天宏公司的起诉纯属恶意诉讼。

（四）原告在其所谓的发现商标侵权行为的时候，并无任何制止侵权行为的举动，其主张为制止侵权行为支出合理费用43872元没有事实依据，不应得到支持。原告所谓的经济损失20万元，也没有事实依据。

（五）被告麦轩公司在被告海康天宏公司的卖场内设立销售专柜的经营期限为2018年8月1日到2018年9月30日的两个月时间，2018年9月30日以后，被告麦轩公司已经撤离销售专柜，2018年10月1日以后发生的事情与被告海康天宏公司无关。因此，若原告认为其注册商标专用权被侵犯，则应当向侵权行为的实施者被告麦轩公司主张权利，而不是向被告海康天宏公司主张权利。

被告麦轩公司辩称：一、被告麦轩公司在月饼上使用“花好月圆”文字属于描述性使用，不具有区分商品来源的作用，不会造成相关公众的混淆与误认，不构成侵权。

（一）“花好月圆”在中国传统文化语境中是表达中秋佳节美好祝愿的通用词汇，原告无权禁止他人合法使用。从“花好月圆”本身的含义来看，其字面含义为“花儿正盛开，月亮正圆满”，引申为生活美好圆满之意，表达了人们对于美好生活的追求及愿景，而中秋节正是桂花盛开、月亮圆满之时，“赏月、赏花”成为庆祝中秋节的重要习俗，“花好月圆”既是对“花正好、月正圆”意境的客观描述，也对应了“赏花、赏月”这一传统习俗，从而以此表达了人们对于生活美满、团圆幸福的美好祝愿，属于描述性词汇。

（二）从被告麦轩公司实际使用“花好月圆”文字的方式来看，在被诉侵权产品包装盒正面、背面的右上角显著位置突出标注了被告麦轩公司自有的第18150753号“”商标及第14962768号“”商标，以上两个注册商标无论从使用方式、位置、显著性来看，均起到了区分商品来源的作用；“花好月圆”文字则并非单独使用，而是与一轮红色圆月、一只跳动的玉兔、两朵盛开的鲜花共同组成的一幅具有中秋佳节氛围和意境的插图，“花好月圆”文字正是对于这一插图所表达的节日气氛和意境的客观描述；从整个月饼行业使用惯例来看，中秋是中国的传统节日，将“花好月圆”作为表达美好祝愿的文字描述性使用在月饼上具有悠久的历史传统，也是月饼行业的一贯做法。综上所述，被告麦轩公司对“花好月圆”文字的使用属于对描述性词汇的正当使用，不具有区分商品来源的作用，不会造成消费者的混淆与误认，原告无权禁止被告麦轩公司的正当使用行为。

二、在原告申请第7871186号“”商标之前，“花好月圆”词语已经被普遍使用在月饼商品上，原告无权禁止被告麦轩公司在原有范围内继续使用。原告第7871186号“”商标注册申请日为2009年11月30日，核准注册日为2012年10月28日，而被告麦轩公司提交的证据证明，被告麦轩公司最晚在2009年7月11日就已经在月饼商品上在先使用了“花好月圆”文字，该时间早于第7871186号“”商标注册申请日2009年11月30日，被告麦轩公司对“花好月圆”文字具有在先使用权。此外，被告麦轩公司提交的证据证明，早在2007年8月9日、2008年8月7日、2009年9月19日、2009年9月24日，被告麦轩公司已经将“花好月圆”文字使用在月饼商品及包装装潢上的情形，并且此种情况已经成为一种行业惯例，上述时间均要早于原告申请“花好月圆”的时间。因此，根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，原告无权禁止被告麦轩公司在原有范围内继续使用。

三、“花好月圆”词汇已经成为月饼企业的公共文化资源，原告将行业通用词汇“花好月圆”进行恶意抢注，并以此向月饼同行业企业主张商标权，违反了诚实信用原则，扰乱市场正当竞争秩序，构成权利滥用，应当判决驳回其诉讼请求。

四、“花好月圆”为表示良好愿景的祝福词，作为商标使用在“月饼”上不具有显著性，不应予以注册，已经注册的应当予以撤销，包括被告麦轩公司在内的多家月饼行业企业已经对原告第7871186号“”商标提起无效宣告申请，案件的审理结果对本案具有较大影响，恳请人民法院中止对本案的审理。

五、原告并未将“花好月圆”进行商标性使用，也没有证据证明其因被告行为受到损失，根据《中华人民共和国商标法》第六十四条之规定，被告无需承担赔偿责任。

综上，恳请人民法院驳回原告的诉讼请求。    

法院经审理查明：一、原、被告注册商标的相关情况

经原国家工商行政管理总局商标局核准，原告注册了第7871186号“”商标，核定使用商品为第30类的“月饼、饼干、面包、糕点”等，申请注册时间为2009年11月30日，有效期限自2012年10月28日至2022年10月27日。

经原国家工商行政管理总局商标局核准，被告麦轩公司注册了以下商标：1.第3831320号“”商标，核定使用商品为第30类的“糖果、糕点、饼干”等，有效期限自2008年7月14日至2018年7月13日，经续展有效期至2028年7月13日；2. 第18150753号“”商标，核定使用商品为第30类的“糕点、月饼、甜食”等，有效期限自2016年12月7日至2026年12月6日。

二、原告第7871186号“”注册商标知名度的相关情况

2017年7月25日、2018年6月21日，原告与华宜传媒（深圳）有限公司分别签订两份《公交广告媒体合同》，约定：原告委托华宜传媒（深圳）有限公司制作、发布公交车体广告宣传“花好月圆月饼”，发布期限分别为2017年7月25日至2018年9月24日、2018年7月20日至2018年9月19日，车身发布形式均为半车身。华宜传媒（深圳）有限公司分别于2017年7月27日、2018年7月17日向原告发出《广告上刊通知》，载明：原告委托该司制作、发布的“花好月圆月饼”公交车身广告已全部完成上画，上述通知所附公交车车身照片显示，公交车车身广告印有“华班月饼”、“花好月圆”等字样。

此外，原告还提交了其与深圳市鼎天广告有限公司签订的《广告业务合同》、其与广东今日头条科技有限公司签订的《今日头条数据推广服务协议》，用以证明其在2018年通过传统电视媒体及互联网新媒体对“花好月圆月饼”进行宣传推广。

2015年至2018年期间，原告先后获得“2015中国烘焙十佳名牌月饼”、“第十一届深圳市十大金牌月饼”、“深圳市第十三届‘十大金牌月饼’企业”等荣誉称号。

三、被告被控实施商标侵权行为的相关情况

2018年7月25日，被告海康天宏公司作为甲方、被告麦轩公司作为乙方签订《专柜经营合同》《专柜经营合同补充协议》《合同附件》及《商务条款》，约定：甲方在2018年8月1日前将广东省深圳市梅林天虹商场二楼经营场地交予乙方，由乙方设立麦轩月饼特价专柜经营，经营期限自2018年8月1日起至2018年9月30日止，经营的品牌、品类为麦轩。

2018年8月28日，原告委托代理人谭志坚向深圳市深圳公证处申请证据保全公证。同日，公证员江晓航、公证员助理莫秋香与谭志坚来到位于深圳市福田区梅林路的天虹商场二楼，在公证人员的监督下，谭志坚以普通消费者的名义在该商场购买了“麦轩花好月圆礼盒”月饼两盒，并当场取得购物小票及发票各一张。公证员及公证员助理对上述购物小票及发票进行了复印，并现场监督谭志坚使用手机对所购“麦轩花好月圆礼盒”的外包装进行拍照。之后，上述所购物品被封存，交由谭志坚保管。深圳市深圳公证处于2018年8月29日出具（2018）深证字第134088号、第134089号公证书，证明上述取证过程属实。

本案庭审过程中，本院对上述公证书封存的物品进行了拆封检查，查明月饼盒外包装中心位置印有“花好月圆”及“月饼礼盒”字样，月饼盒右上角显著位置印有被告麦轩公司第18150753号“”烫金商标，月饼盒的侧面印有“麦轩食品”字样及英文单词“maekin”和“markin food”，月饼盒底部标注的商品品名为“花好月圆月饼礼盒”，出品商为“香港麦轩食品有限公司”，授权经销、中国总代理为“深圳市麦轩食品有限公司”。

四、被告麦轩公司使用“花好月圆”文字标识的相关情况

被告麦轩公司自称早在2009年7月11日就已将“花好月圆”作为描述性祝福语使用在月饼包装上，并提交了《产品购销合同》《收据》《送货单》及月饼礼盒的照片等证据。

五、原告支出维权费用的相关情况

原告主张其为制止侵权行为支出的合理费用共计43872元，并提交了《证据保全委托协议》《诉讼代理合同》及发票和购物小票等证据。

裁判结果

广东省深圳市福田区人民法院于2019年4月25日作出（2019）粤0304民初4740号民事判决：驳回原告深圳市多多实业有限公司的诉讼请求。案件受理费4958元（已由原告预交），由原告负担。

宣判后，原告提出上诉。广东省深圳市中级人民法院于2019年9月17日作出（2019）粤03民终16654号民事判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4958元，由上诉人深圳市多多实业有限公司负担。

裁判理由

法院生效裁判认为：原告与被告麦轩公司均认为“花好月圆”是为公众熟知的带有祝福性质的吉祥词汇。双方分歧在于原告认为“花好月圆”是经过其投入大量的人力物力宣传推广的商业标志，被告麦轩公司认为“花好月圆”是通用词汇，众多月饼生产企业将“花好月圆”使用在月饼上，已经成为用于表达祝福的描述性词汇。因此，被控侵权商品上的“花好月圆”文字标识是否具有识别商品来源的显著性，是否属于商标性使用，是本案的争议焦点。

“花好月圆”作为公众熟知的带有祝福性质的吉祥词汇，其本身并不属于独创性的表述，该文字标识本身所固有的显著性较弱。要具备显著性必须通过使用取得，即通过商标知名度的提高来使商标的显著性获得提升。原告提交的公交车体广告宣传、今日头条等媒体宣传报道等证据，未能证实其商标经过使用具有较强的知名度，足以使得相关消费者将“花好月圆”与原告生产的月饼直接联系在一起，被消费者广泛认可，其知名度远高于被告麦轩公司的“”商标。商标的保护强度应与其显著性和知名度相适应，认定是否构成商标侵权，应当根据案件具体情况，划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许商标之间适当共存的关系。被告麦轩公司提交的“花好月圆”在月饼行业使用情况证据证实“花好月圆”在各大月饼品牌上使用时，均是在突出月饼本身品牌标识的情况下，描述性使用“花好月圆”词汇，表达的是一种美好的祝愿，并未突出其商品来源识别功能。判断商品上的标识是否属于商标性使用，必须根据该标识的具体使用方式，看其是否具有识别商品来源的功能。本案中，被告麦轩公司在其月饼上使用“花好月圆”是在突出使用自有的“”商标的情况下的一种描述性使用，相关消费者不会将该月饼与原告生产的月饼发生混淆或者认为二者存在特定联系。被告麦轩公司在被控侵权商品上使用“花好月圆”文字不会混淆商品的来源，不属于商标意义上的使用，不构成商标侵权。

案例注解

商标性使用，亦称商标使用或商业意义上的使用，按照我国《中华人民共和国商标法》（2013年）第48条的定义，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标性使用是认定商标侵权的先决条件，判断是否构成商标性使用的核心是该使用行为是否具有识别商品来源的功能，即以相关公众的一般注意力为标准，判断消费者是否可能将嫌疑标识感知为商标。由于消费者的主观心理认知状态难以把握，如何判断商标性使用一直是司法裁判的难点问题，作者认为，在判断方法上应通盘考虑嫌疑标识使用过程中的全部相关因素，将以消费者为主体的主观心理考察转变为对客观证据的衡量，以求取得最符合消费者主观认知的客观判断结论。

一、原告商标的知名度。商标知名度是市场主体美誉度和竞争力的表征，商标知名度越高，识别商品来源的功能越强，商标与对应商品来源的联系也就越紧密，当消费者看到与知名商标相同或近似的嫌疑标识时更容易对商品来源产生错误的认知，因此，商标的保护强度应与其知名度相适应，知名度越高的商标受法律保护的强度越高，对商标性使用的认定标准相应越宽松。由于原告商标的知名度对认定商标性使用具有举足轻重的作用，原告应尽量举证加以证明，相关证据包括商标的使用时间、广告投入、获奖证明、媒体报道、市场份额、行业排名、利税等，本案中，原告所举证据不足以证明其对“花好月圆”月饼进行了持续、大量的广告宣传，所获荣誉称号未直接指向“花好月圆”月饼，现有证据不能证明原告商标具有较高的知名度，不轻易认定被控侵权行为构成商标性使用。

二、原告商标的显著性。“花好月圆”属于中秋节常用的祝福语，与中秋节特有的节日食品月饼联系紧密，且被控侵权的月饼并未单独使用“花好月圆”文字，而是将之与红月、玉兔和鲜花共同组成符合中秋节意境的装饰图画，消费者对“花好月圆”文字的直观感受是经营者为烘托节日气氛、吸引消费者注意实施的营销策略，通常不会留下商标的印象，“花好月圆”作为月饼商标缺乏固有的显著性，原告也未举证证明经其宣传使用“”商标获得了显著性，消费者不会认为被控侵权月饼与原告的生产的月饼存在特定联系，从而对商品来源产生混淆和误认。同时，“花好月圆”属于公共领域的通用词汇，为避免原告借机垄断通用词汇的使用权，在保护原告商标权利的同时，还应合理平衡原告与其他经营者的利益关系，为其他经营者合理使用该文字标识留出必要的竞争空间。

三、被告使用嫌疑标识是否诚信。如前所述，原告商标的知名度一般，抄袭、摹仿原告商标并不能给被告麦轩公司带来实际利益，可以排除被告麦轩公司攀附原告商誉、“搭便车”的嫌疑。事实上，被告麦轩公司在使用“花好月圆”文字的同时，以更加醒目的方式突出使用了自有的“”商标，两种标识的强弱对比关系十分明显，消费者不可能忽略“”商标，而将“花好月圆”误认为区分商品来源的标志。综上，被告麦轩公司使用“花好月圆”文字的本意是为了表达对消费者的美好祝愿，并非为了阐明商品的出处，其使用行为符合诚信原则，且未造成消费者对商品来源产生混淆和误认的实际后果，不应认定为商标性使用。

以上三点是判断是否构成商标性使用时需要着重考量的主要因素，除此以外，需要法院考量的因素还包括原被告标识的相似程度、原被告标识识别之商品或服务的相似程度、实际混淆的证据、消费者的经验和注意义务等，具体考量因素因案而异，且各种因素的权重有可能不同，需要根据具体案情作个案的衡量，并在此基础上做出公正合理的认定。

一审法院合议庭成员  张  华  蒋如秋  肖丽英      

二审法院合议庭成员  陈文全  骆丽莉  钟小凯

编写人 深圳市福田区人民法院知产庭张华